Contratti di licensing: gestione del rischio di compliance normativa #adessonews

Il contratto di licensing è uno strumento usato per la gestione dei beni immateriali da parte delle aziende moderne, consentendo lo sfruttamento economico di asset come brevetti, marchi, know-how e diritti d’autore. Attraverso tali accordi, il licenziante concede al licenziatario il diritto di utilizzare tali beni in cambio di un compenso, generalmente sotto forma di royalties o canoni periodici.

Sono molto diffusi nel settore tecnologico, farmaceutico, delle telecomunicazioni e del software, dove la gestione della proprietà intellettuale costituisce un valore economico cruciale. Tuttavia, la crescente complessità normativa impone una gestione attenta del rischio di compliance, con particolare attenzione al rispetto delle normative fiscali, contabili, concorrenziali, dei diritti dei consumatori e ambientali. Un’errata gestione può comportare sanzioni significative o l’insorgere di controversie legali.

Tipologie

Le principali tipologie includono:

• Licenza esclusiva, che conferisce al licenziatario un diritto esclusivo di sfruttamento;
• Licenza non esclusiva, che permette al licenziante di concedere lo stesso diritto a più soggetti;
• Sub-licenza, che consente al licenziatario di concedere il diritto a terzi, ove espressamente previsto.

Normativa di riferimento

Dal punto di vista normativo, questo contratto è soggetto a un insieme complesso di leggi sia nazionali che internazionali. In Italia, le principali fonti includono il Codice Civile, che regola la validità dei contratti (con particolare riferimento agli articoli che disciplinano gli obblighi delle parti), il Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), e la Legge sul Diritto d’Autore (Legge n. 633/1941).

A livello europeo, il Regolamento UE n. 316/2014 garantisce il rispetto delle norme di concorrenza nell’Unione Europea, con particolare riferimento ai contratti che riguardano il trasferimento di tecnologia. È inoltre importante considerare la Convenzione sul Brevetto Europeo e altre normative internazionali, soprattutto in ambiti transfrontalieri.

Elementi essenziali

Un contratto di licensing deve includere alcuni elementi essenziali per garantirne la validità giuridica. Tra questi, la descrizione dettagliata del diritto oggetto della licenza, i diritti e gli obblighi delle parti, la durata del contratto, l’ambito territoriale di validità e le modalità di pagamento delle royalties o dei canoni.

Particolare attenzione deve essere posta alla clausola di controllo della qualità, soprattutto nei contratti che riguardano marchi e brevetti, per preservare l’integrità del bene concesso in licenza. È inoltre opportuno prevedere condizioni chiare per la risoluzione del contratto o il recesso, in conformità con l’art. 1456 c.c., evitando potenziali controversie tra le parti.

Rapporti tra le parti

Il licenziante è responsabile di garantire la validità del diritto concesso per l’intera durata del contratto, ad esempio attraverso il rinnovo di brevetti o marchi, proteggendo il licenziatario da pretese di terzi. Ha il diritto di monitorare l’uso del bene immateriale e di riscuotere i compensi pattuiti, sotto forma di royalties o canoni. In caso di inadempimento del licenziatario, può risolvere il contratto e richiedere risarcimenti.

Il licenziatario, in cambio del pagamento concordato, acquisisce il diritto di utilizzare il bene immateriale secondo i termini del contratto e, se previsto, accedere a eventuali miglioramenti. È obbligato a rispettare le condizioni stabilite, incluse clausole di riservatezza e non concorrenza, e a conformarsi alle normative applicabili, come quelle su protezione dei dati o antitrust.

Clausole

Il contratto deve descrivere con precisione l’oggetto della licenza. Per i brevetti, è necessario indicare il numero di registrazione e la descrizione tecnica, mentre per i marchi, il numero di registrazione, la classe merceologica e le aree di protezione.

In caso di know-how o segreti industriali, deve essere inclusa una descrizione dettagliata che preservi la riservatezza. Per il software, è fondamentale indicare la versione, le condizioni d’uso e le restrizioni tecniche. Le licenze su opere coperte da copyright sono disciplinate dalla Legge n. 633/1941, mentre per brevetti e marchi si applica il Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).

Diritti e obblighi delle parti

Il licenziatario ha il diritto di sfruttare il bene secondo le condizioni contrattuali e, se autorizzato, di sub-licenziare a terzi. Tra i suoi obblighi rientrano il pagamento delle royalties, l’utilizzo conforme del bene e il rispetto delle clausole di riservatezza. Deve inoltre rispettare le normative locali e internazionali. Il licenziante, da parte sua, ha il diritto di riscuotere i compensi e monitorare l’uso del bene, oltre a manlevare il licenziatario da eventuali pretese di terzi. Può anche essere richiesto di fornire supporto tecnico e legale.

Pagamento delle royalties

Le royalties sono un elemento essenziale del contratto. Possono essere calcolate come percentuale sulle vendite o come importo fisso per unità prodotta, oppure attraverso un canone fisso periodico. Alcuni contratti prevedono una combinazione di canone fisso e pagamento variabile. Il contratto deve chiarire le modalità di calcolo e pagamento, nonché eventuali penali per inadempimenti. Una corretta gestione delle royalties assicura un’equa remunerazione per il licenziante e flussi finanziari prevedibili per il licenziatario, tenendo conto delle normative fiscali e delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione.

Aspetti regolatori aggiuntivi

In settori specifici come quello farmaceutico, tecnologico e delle telecomunicazioni, i contratti di licensing sono soggetti a normative aggiuntive. Nel settore farmaceutico, ad esempio, i brevetti su farmaci devono rispettare le normative sanitarie e le autorizzazioni di immissione in commercio, mentre nel settore tecnologico si devono tenere in considerazione le norme sul trattamento dei dati personali, in particolare quelle previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), e le disposizioni in materia di cybersecurity. Nel settore delle telecomunicazioni, il Codice delle Comunicazioni Elettroniche regola specificamente le licenze in questo ambito.

Tassazione

La tassazione rappresenta uno degli aspetti più critici. Le royalties corrisposte in virtù di tali contratti costituiscono reddito imponibile per il licenziante e, a seconda della residenza fiscale delle parti coinvolte, possono essere soggette a diverse forme di imposizione.

In Italia, se il licenziante è un soggetto residente, le royalties sono tassate come reddito d’impresa o da lavoro autonomo, secondo quanto stabilito dall’art. 23 del TUIR. Se invece il licenziante è un soggetto estero, è prevista una ritenuta alla fonte del 30% sul compenso lordo (art. 25 del TUIR). Tuttavia, la presenza di convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni può ridurre o eliminare questa ritenuta, con aliquote variabili tra il 5% e il 10%, previa presentazione del certificato di residenza fiscale da parte del licenziante estero.

IVA

L’IVA si applica alle operazioni qualificate come prestazioni di servizi. Se entrambe le parti sono residenti in Italia, l’operazione è soggetta all’aliquota ordinaria del 22%. Quando il licenziante è estero, si applica il meccanismo del reverse charge, che comporta l’integrazione della fattura senza IVA e l’autoliquidazione da parte del licenziatario italiano. In caso di transazioni con soggetti residenti in Paesi extra-UE, le operazioni possono essere considerate fuori campo IVA, ma è fondamentale analizzare la residenza fiscale delle parti coinvolte e la normativa locale.

Regime della Patent Box

Il regime Patent Box, introdotto con la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), consente alle imprese italiane di beneficiare di un’esenzione parziale dal reddito generato dallo sfruttamento di beni immateriali come brevetti, marchi e know-how. Le imprese possono escludere fino al 50% del reddito derivante dalla concessione in licenza di tali beni, a condizione che svolgano attività di ricerca e sviluppo.

È necessaria la stipula di un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate per stabilire la quota di reddito agevolabile, garantendo così una pianificazione fiscale ottimale.

Trattamento fiscale in contabilità

Per il licenziatario, le royalties rappresentano un costo e devono essere rilevate secondo il principio di competenza temporale. Le royalties pagate devono essere contabilizzate come costi per diritti d’uso al momento dell’insorgenza dell’obbligo di pagamento.

Il licenziante, invece, deve registrare le royalties ricevute come ricavi, anch’essi soggetti a tassazione secondo le modalità previste. Nei contratti di lungo termine, è necessario applicare il principio di competenza temporale, registrando i ricavi nel periodo di maturazione, indipendentemente dal pagamento effettivo. Per la contabilità, si applicano i principi contabili italiani OIC 24 e OIC 12, mentre a livello internazionale, le transazioni sono disciplinate dall’IFRS 15 sui ricavi da contratti con clienti.

Rispetto delle normative sulla concorrenza

Le normative antitrust giocano un ruolo cruciale, in particolare nei settori altamente regolamentati o nei casi di operazioni transfrontaliere. Il rispetto delle norme sulla concorrenza è fondamentale per evitare clausole che possano limitare la libertà di mercato o danneggiare i consumatori. Il Regolamento UE n. 316/2014 prevede alcune esenzioni che riguardano il trasferimento di tecnologia, garantendo un equilibrio tra la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e la necessità di mantenere una concorrenza leale.

Pratiche vietate

Alcune clausole possono violare le normative antitrust, se non strutturate correttamente. Tra le pratiche vietate rientra la fissazione dei prezzi di rivendita (RPM), che impedisce al licenziatario di stabilire liberamente il prezzo di vendita. Anche le restrizioni territoriali, che limitano la vendita in determinate aree geografiche, possono violare le norme sulla libera circolazione all’interno dell’Unione Europea. Ulteriori pratiche vietate includono le limitazioni alla produzione o vendita, che alterano il naturale equilibrio del mercato, e le clausole di non concorrenza, le quali devono essere limitate sia temporalmente che geograficamente. In base al Regolamento UE n. 330/2010, tali clausole non devono superare i cinque anni, salvo eccezioni specifiche.

Esenzioni per categoria

Il Regolamento UE n. 316/2014 introduce esenzioni per i contratti relativi al trasferimento di tecnologia, consentendo alcune restrizioni che non compromettano la concorrenza. Ad esempio, le restrizioni territoriali sono ammesse se servono a proteggere i diritti esclusivi del licenziatario, a condizione che non ostacolino il commercio nel mercato unico europeo. Anche le clausole di non concorrenza sono permesse, purché non limitino l’innovazione o la concorrenza a lungo termine. Per beneficiare di tali esenzioni, la quota di mercato delle parti coinvolte non deve superare il 20% se si tratta di concorrenti, o il 30% nel caso di non concorrenti.

Conseguenze della violazione delle normative antitrust

Le violazioni delle normative antitrust possono comportare gravi sanzioni. Le autorità competenti, come la Commissione Europea o l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in Italia, possono infliggere multe fino al 10% del fatturato globale dell’impresa coinvolta. Inoltre, gli accordi anticoncorrenziali possono essere annullati, con la possibilità per le parti danneggiate di richiedere risarcimenti per i danni subiti.

Conclusione

In definitiva, i contratti di licensing rappresentano uno strumento complesso, soggetto a una regolamentazione articolata che spazia dalla compliance giuridica alla pianificazione fiscale. La corretta redazione e gestione di tali contratti richiede un’attenta valutazione di tutti gli aspetti normativi, inclusi quelli legati alla tassazione, alla concorrenza e alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Le imprese dovrebbero avvalersi della consulenza di esperti in materia fiscale e legale, al fine di ridurre al minimo il rischio di sanzioni e controversie, massimizzando al contempo i benefici derivanti dalla gestione dei propri beni immateriali.